Nuova procedura per l'accertamento della decadenza e nullità dei marchi registrati.

Dal 29 dicembre è possibile presentare, anche tramite le Camera di commercio, apposite istanze per ottenere la declaratoria di nullità o decadenza di un marchio d’impresa registrato.

L’avvio della nuova procedura è reso possibile a seguito della pubblicazione, in  G.U. n. 279 del 29 novembre 2022, del DECRETO 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Tutte le indicazioni operative sono presenti nella Circolare n.622.

I soggetti legittimati ai sensi degli art 184 ter del D.lgs 30/2005 o Codice della Proprietà Industriale (CPI),potranno dunque presentare una istanza di nullità o decadenza nei seguenti casi:

Istanza di nullità: può essere chiesta esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

• il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli: 7 (Oggetto della registrazione), 9 (Marchi di forma e altri segni non registrabili), 10 (Stemmi), comma 1, 13 (Capacità distintiva), commi 1, 2 e 3, 14 (Liceità e diritti dei terzi), comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) CPI, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera a) CPI.

• il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12 (Novità), comma 1, lettere c), d), e) ed f) CPI, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera b) CPI;

• la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera c) CPI.

Istanza di decadenza: può essere chiesta, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2 CPI, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

1. Volgarizzazione (sopravvenuta perdita capacità distintiva art. 13, comma 4) CPI): il marchio per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o ha comunque perduto la sua capacità distintiva;

2. Sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, comma 2, lettera a) CPI): il marchio è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

3. Non uso (art. 24 CPI): il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

La modulistica è presente nella pagina dedicata ai Marchi e Brevetti del sito www.fe.camcom.it

La tassa di deposito delle istanze è pari a 500,00 €.

Maggiori istruzioni operative sono presenti nel portale UIBM (nullità – decadenza)